En colaboración con la Lic. Stephanie Uribe (abogada fiscalista)
Cada día se buscan opciones adicionales para explotar un negocio. Una opción que se tiene dentro del universo de los activos intangibles es el licenciamiento de los mismos.
El licenciamiento de estos puede darse entre empresas relacionadas, o bien, a través de un tercero.
Ahora, para que esto pueda llevarse a cabo de una manera eficiente, se tienen que llevar a cabo una serie de actos y también se deben de tener consideraciones para el licenciamiento.
El primer paso sería constituir el activo intangible, o bien, identificarlo. En el artículo anterior se explico que desde un aspecto financiero, existen activos intangibles que pudieran no estar considerados expresamente en nuestra legislación relacionada con propiedad intelectual o industrial. Lo anterior, no significa que no se puedan explotar, pero habrá que ser cuidadosos en como se definirán dentro de un contrato de licencia.
Los activos más comunes en la materia son: marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, derechos de autor, conexos, reservas de derechos, variedades vegetales.
Una vez que se identifica el activo que se licenciará, tendremos que revisar si existen reglas específicas en la ley que le corresponda. Por ejemplo, en materia de derechos de autor o conexos, la Ley Federal de Derechos de Autor indica que de entrada cualquier acuerdo deberá estar por escrito (este requisito es una regla general para el licenciamiento pero se reitera en la Ley), también se hace referencia a aclarar si será gratuita u onerosa y si se darán facultades para sub licenciar.
Pero bueno, independientemente de este tipo de casos, y para esta ocasión en particular, a continuación explicaré algunos puntos que se deben de considerar para el caso del licenciamiento de una marca, toda vez que en una etapa inicial de emprendimiento dicho activo es el que más interés se tiene:
1. El objeto de la licencia, es decir, que se está licenciando.
En el caso de las marcas, recuerden que un registro marcario protege ciertos productos o servicios. Por lo tanto, se debe de definir si la licencia es para todos o solo uno de ellos.
En caso de que el registro de la marca no cubra los productos o servicios que se quieren licenciar, habrá complicaciones debido a que el licenciatario no tendrá la certeza de que el uso que le de a la marca invade o no derechos de algún tercero que si tenga registrada una marca similar para dichos productos o servicios. Por eso es muy importante cerciorarse que lo que se está licenciando, se encuentra amparado por un registro marcario y a nombre del licenciante.
En caso de que el registro esté a nombre de alguien diferente al licenciante, se deberá pedir al licenciante que demuestre que tiene facultades por parte del titular de la marca para sub licenciar la marca.
2. El tiempo que durará el licenciamiento.
Las partes decidirán la vigencia del acuerdo; sin embargo, consideren que el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años, prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
Hago énfasis en esto porque si la vigencia del acuerdo es de 15 años por ejemplo, entonces se deberá incluir una obligación para el licenciante de que llegado el momento de renovar el registro, lo haga. En caso de que no se renueve el registro, éste caduca y dejaría sin objeto de licencia el acuerdo.
3. La contraprestación que se pagará a cambio del uso del activo.
Si bien el pago que se dará a cambio del uso de la marca será definido por las partes, habrá que considerar el aspecto fiscal que resultará de la operación, por lo que a continuación se señalan dichas implicaciones en términos generales:
Los pagos por el uso o goce temporal de marcas de fábrica, nombres comerciales, o por cualquier otro derecho o propiedad similar se consideran regalías de acuerdo a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Los pagos que una persona física o moral realice en favor de otra por concepto de regalías están sujetas a imposición en México, es decir, que se tendrán que pagar los impuestos conducentes por la recepción de este ingreso o por la actividad de otorgar su uso o goce.
Para estos efectos es importante distinguir si la operación se lleva a cabo entre personas residentes en México o con personas residentes en el extranjero, ya que dependiendo de quién es el sujeto que otorga el uso de la marca y de quién es el sujeto obligado a pagar dicha regalía, se pueden detonar implicaciones fiscales diversas, como se señala a continuación:
1. Residentes en México
a. Impuesto sobre la Renta (“ISR”)
Cuando una operación se lleva a cabo entre residentes en México, la persona (física o moral o residente en el extranjero con establecimiento permanente [“EP”] en México) que recibe los pagos por concepto de regalías estará obligada a acumular ese ingreso y pagar el ISR correspondiente por la percepción de la referida regalía de acuerdo con el procedimiento previsto para la persona física o la persona moral residente en México, respectivamente, de acuerdo a lo señalado en la Ley del ISR.
Asimismo, la persona que efectúe los pagos por concepto de regalías tendrá que revisar si éstos califican como deducibles para efectos del ISR, es decir, que estas erogaciones sí se puedan tomar en cuenta para disminuir el pago de su ISR.
b. Impuesto al Valor Agregado (“IVA”)
Por otro lado, quien otorga el uso o goce temporal de la marca (licenciatario) tendrá que trasladar (cobrar) el IVA, a quien utiliza la referida marca, por lo que este último deberá de pagar la regalía más el impuesto al valor agregado que corresponda a esta operación. El licenciatario una vez cobrada efectivamente la regalía y el IVA en cuestión, deberá de pagar el referido impuesto a las autoridades fiscales dentro del plazo establecido para ello.
De igual forma, el licenciatario deberá de expedir un comprobante fiscal digital por internet (“CFDI”) que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales, en donde traslade por expreso y separado dicho IVA.
2. Residentes fiscales en el extranjero
a. ISR
Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que un residente en el extranjero sin establecimiento permanente tiene ingresos con fuente de riqueza en México cuando un residente fiscal en México le paga regalías. En consecuencia este último está obligado a retener el ISR que corresponde al referido extranjero, sin deducción alguna, y pagarlo a las autoridades fiscales correspondientes.
En caso de no realizar la retención éste se considera responsable solidario del pago del ISR que no se pagó a la autoridad fiscal, es decir que aun y cuando la obligación de pagar ese impuesto es del extranjero, la autoridad podrá cobrárselo a quién debió realizar la retención.
Se deberá de revisar si bajo el Tratado para evitar la doble tributación celebrado por México, existe una tasa reducida de retención o en su caso, si se exenta al residente en México de efectuar dicha retención.
El residente en el extranjero deberá emitir un comprobante fiscal que ampare la operación y cumplir con ciertos requisitos para que los pagos efectuados por el residente en México puedan calificar como deducibles para éste.
b. IVA
Es importante destacar que para efectos de IVA la operación antes referida podría calificar como una importación de servicios por ende que se debe pagar un IVA por el importador (el que usa o goza temporalmente la marca). En consecuencia, se tendría que revisar si este IVA genera un costo para el importador o no.
4. Definir si el licenciatario tendrá facultades para iniciar acciones en contra de terceros que se de cuenta que están haciendo un uso no autorizado de la marca.
En la parte práctica de una licencia, quien va a hacer uso de la marca le va a interesar poder enviar cartas de advertencia a terceros que no estén autorizados, o bien, querrá iniciar infracciones en contra de estos malos usos.
Por este motivo, será importante que se pongan de acuerdo en el sentido de si se autoriza al licenciatario a dar inicio a este tipo de acciones, o si existirá un proceso interno entre el licenciante y licenciatario para definir quien deberá iniciar y coordinar este tipo de acciones.
Es claro que existen otros puntos o consideraciones que se deberán incluir en el acuerdo y siempre será mucho mejor que sea preparado por abogados especialistas en propiedad intelectual en conjunto con el área fiscal.
